役務提供と商標登録

 カタログ販売で有名な会社が、平成18年改正商標法前の平成4年に、カタログ販売を商標登録しようとしたのですが、平成7年に特許庁に拒否された事件がありました(普通はこんなには時間が掛かりませんが、後述のような特別事情がありました)。

 いまやネット通販には世界的な著名企業が多数登場していますが、20年ほど前には、インターネット上での販売はさほど一般的でなく、カタログの戸配と郵便・電話受付が主流でした。対面の販売をしない小売業の業態として、顧客との信頼関係を築くことが最重要だったカタログ販売会社が、その事業で使っている呼称を商標登録したいのは当然の発想です。

 ところが、当時、小売業は、その取扱商品の商標を取得して維持管理しなければならず、「役務(=個々の商品ではない商業的サービス全体)」としての商標登録が認められない状況でした。平成3年改正法ではじめて役務登録が認められるようになり、カタログ販売会社が、それまで事業で使っていた名称を登録しようとしたわけです。

 商標の分類は、ニース協定(1957年成立以後数次改訂あり)に基づいて、協定各国がこれに準拠して国内法を整備しているのですが、平成3年商法改正当時、WIPO(世界知的所有権機関)で進んでいたのが、小売業のサービスについて第35類での包括的な登録を認めて良いかどうかという議論でした。

 結論としては、「小売業のサービスはそのサービスそのものには対価が支払われず、商品の販売代金を受け取るだけであれば、サービスといいながら、商品を譲り渡すだけのことであって、サービス自体が取引の対象になっているのではない」という理屈で、第35類に小売サービスを含まない方向性が固まり、国内法の適用においても、小売サービスは商標法で保護すべき独立の「役務」ではないとされたわけです。

 このような結論には、専門家の間でも疑問が提示されていたのですが、同様の小売サービスについて、平成9年に第35類で登録申請した事業者も、平成11年に特許庁に登録拒絶されています。

 その後やはりニーズがあるということで、まず国際分類が改訂され、これにあわせて平成18年に第35類に小売サービスを含める商標法改正がされ、「便益の提供」と表現される項目が付け加えられました。

 理論的に突き詰めていくと、まだ問題は残っているのですが、実務的にはこれで一段落です。

 このように、一見、与えられた大前提として動かせないもののように思える国際協定や国内法などは、実務での必要に応じて、いくらでも変わる可能性があるものです。そして、それを後押しする材料として、却下を承知で法的論争に臨む戦略も場合により有効・必要かもしれません。他方、既成ルールを法体系に逆らって無秩序に変えてしまうと、他の場面での解釈との整合性が問題になって、全体の制度そのものを変えなければならなくなり、取引秩序が混乱するという面もあります。

 以上のようなことを考慮すると、事業者として、事業に支障がある行政の取扱を変えさせたいという場合、行政・立法に働き掛けて法制度を変えていくのか、それとも司法に訴えて、法理論的に取扱を変えるように個別に動いていくのか、どちらかを選択するような経営戦略を立てる局面は、法律家に助言を求める最適な場面であるといえると思います。

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